弁理士(企業知財→特許事務所)のブログ

特許法律事務所に勤務する弁理士(36歳)のブログです。以前は家電メーカにて企業内弁理士として勤務していました。企業時代のことや現在のこと(主に知財関係の内容)を綴っています。

特許明細書は単なる読み物か?

明細書の流れを重視するか、権利としての強さを重視するか、によって明細書に書くべき内容が変わってくることがあると思います。

たとえば、先行技術文献が開示している内容がAである場合に、本願としてはA+B+Cをクレームしようと考えているとします。

発明者が「Aだけだと問題1が生じる。普通に考えたらA+Bにすることでその問題1を解消できるのだけれど、そうすると問題2が生じてしまう。そこで、A+B+Cとすることで問題1,2の両方を解決している。」と考えているとします。

この場合にB(先行技術文献には開示されておらず、公知でない可能性がある。)について、課題の項目で触れるか否かです。明細書の流れを重視する場合には発明者が考えている通りに課題の項目に書けば良いと思います。流れもわかりやすいですし。明細書を単なる読み物と考えるのであればこの書き方で十分です。

ただ、発明者の考えている流れで書くと、A+Bだけでは進歩性がないとわざわざ自認するようなものです。A+Bが進歩性がないと自認することによって、A+B+Cについても進歩性がないように考えられやすくなるかもしれません。

発明者が考えている通りに課題の項目を記載すると、その記載が権利化過程や権利活用時に不利に働く可能性があります。したがって、明細書の権利書的な側面を重視するのであれば発明者の考える通りに書くとよろしくない場合もあると考えます。

たとえば、課題の項目にはBについては触れず本願の目的だけを書くとともに、発明者の考えている課題の詳細については実施の形態の中で(なるべく、Bが当たり前の構成と思われないように)説明しても良いかもしれません。こうすることで、A+Bが進歩性を有しないと自認する恐れは低減されると思います。

明細書の流れは非常に重要だと思うのですが流れを重んじるばかりに権利の価値を低下させてしまっては本末転倒だと思う今日この頃です。