弁理士(企業知財→特許事務所)のブログ

特許法律事務所に勤務する弁理士(36歳)のブログです。以前は家電メーカにて企業内弁理士として勤務していました。企業時代のことや現在のこと(主に知財関係の内容)を綴っています。

中間処理時に事務所弁理士と打ち合わせると結構良い。

先日の飲み会(前職の同僚の送別会)での話題から思い出したことがあるので、今日はそれについて書いてみたいと思います。

前職で知財担当者をしていたときは、特許事務所の弁理士と中間処理の打合せをすることが結構ありました。中間処理時に打合せを行なうメリットとしてはたとえば以下のようなものがあると思います(因みに、多くの場合、打合せの参加者は、知財担当者、事務所担当者、発明者になります。)。

1.クライアントの意図を正確に事務所担当者に伝えることができる。
2.事務所担当者との議論を通じて、応答内容をブラッシュアップすることができる(場合によっては、完全に方針転換をすることも。)

一方、デメリットとしてはたとえば以下のようなものがあると思います。

1.事務所担当者との日程調整が必要になる。
2.追加費用を負担する必要がある。

このようなデメリットの解消方法として、特許事務所の担当者を定期的に自社(クライアント企業)に駐在させるという方法があります。たとえば、週1日駐在させれば、そのときに各知財担当者の中間案件の相談を一気に行なうことができると思います。週1日で足りなければ、週2日駐在させてもよいでしょう。

確かに事務所担当者を中間処理の度に呼ぶのは面倒です。しかしながら、事務所担当者を自社に定期的に駐在させれば、問題は解消です。

因みに、事務所担当者の立場になって思うのですが、中間処理時に(クライアントからの指示を受けずに)ギリギリのラインでの権利化を目指すのは結構難しいです。

事務所担当者は、基本的に明細書に書いている範囲でしか発明の趣旨を理解できません(言いすぎかも。。)。したがって、先行技術文献に開示されている構成と異なる構成が本願の実施の形態に開示されていたとしても、その趣旨(作用効果)が明細書にハッキリと記載されていない場合にそのポイントでクレームを補正することは提案しにくいのです(本来であれば、発明者にその趣旨を問い合わせて、このような補正に意味があるのか否かを確認したいところです。)。

中間処理時に関係者皆で打ち合わせをすることで、ギリギリのラインでの権利化を目指すことができると考えます。私の経験上は、ギリギリのラインで通した権利が活用の土俵に乗る可能性はかなり高かった印象です。


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