弁理士(企業知財→特許事務所)のブログ

大阪の特許法律事務所に勤務する弁理士(36歳)のブログです。以前は家電メーカにて企業内弁理士として勤務していました。企業時代のことや現在のこと(主に知財関係の内容)を綴っています。

クレーム作成におけるトレードオフ(サポート要件と立証容易性)

仮に、クライアントから開示された実施形態のみを明細書中に記載するという前提があるとします。

この状況においては、サポート要件を満たすことを重視すればするほど、クレームの構成要件は増えることになります。実施形態から思想を抽出するというよりは、実施形態に近しい内容をクレームで特定することになるからです。

このようなクレームが権利化された場合、その特許権を活用しようとすると非常に多くの事項を立証する必要が生じます。そのような権利は結局活用されないことが多いです(標準規格特許は別ですが)。自分でクレームチャート(クレームと他社製品との対応関係を示すチャート)を作成する場面を想像して下さい。大変でしょ?(笑)

一方、権利化後の立証容易性を重視すれば重視するほど、明細書に直接的には記載されていない様々な形態を包含するクレームを作成することになります。そういったクレームは、サポート要件違反を問われる可能性が高いです。

結局、特許の権利化に関してどこまで責任を持つべきと考えるかで、弁理士が提案するクレームは変わってくるのかなぁと思います。

すなわち、権利を取得するところまでが自分の責任と考える弁理士は、サポート要件を確実に満たすガチガチのクレームを提案するでしょうし、権利を活用するところまでが自分の責任と考える弁理士は、立証容易性を考慮したクレーム(だけど、サポート要件違反と言われるかも。。)を提案するでしょう。

個人的には、サポート要件なんて、審査過程で指摘されてから解消すればいいじゃねーか、と思っていますので(明らかに作用効果を奏さない範囲を含むクレームというのはまずいですが。。)、少なくとも出願時には立証容易なクレームを提案したいなぁと思っています。

事務所に転職してから、この辺の葛藤は結構あります。

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